특허취소 판단 명확화에 대비한 청구항별 의견서·심판기록 작성 기준

핵심 요약

지식재산처는 특허취소신청 심리에서 특허권자가 취소 판단의 이유와 근거를 명확히 이해하고 대응할 수 있도록, 취소의견을 특허청구항별로 구분해 구체적으로 통지하는 개선방안을 시행한다고 밝혔습니다. 또한 취소신청인이 청구항과 선행기술의 구성을 대비하고, 선행기술 간 결합의 동기·시사점 및 양자의 차이점을 제시할 수 있도록 표준 매뉴얼을 배포했습니다.[1]

이에 따라 변리사와 특허사무소는 의견서와 심판기록에서 다음 사항을 분리해 남기는 것이 중요합니다.

• 청구항별 해석과 적용 전제
• 각 구성요소에 대응하는 선행기술의 근거
• 선행기술 결합이 필요한 경우 그 동기·시사점
• 선행기술과 청구항 사이의 차이점
• 위 판단을 뒷받침하는 문헌, 도면, 실험자료 등 입증자료

다만 특허취소신청 절차와 미국 연방순회항소법원 사건은 제도와 사실관계가 다르므로, 아래 내용은 두 출처에서 확인되는 실무적 시사점을 구분해 이해해야 합니다.

배경과 출처가 말하는 사실

지식재산처에 따르면 특허취소신청은 특허 등록공고 후 6개월 이내에 누구든지 특허의 유효성을 다툴 수 있는 제도이며, 2025년에는 196건이 신청됐습니다. 특허심판원은 취소신청서에 취소 이유와 근거가 구체적으로 제시되지 않는 경우가 있었다고 설명하면서, 심판부가 취소가 타당하다고 판단한 이유와 근거를 특허청구항별로 명확하게 제시하는 방향의 개선방안을 발표했습니다.[1]

같은 발표에는 취소신청인의 작성 지원을 위해 청구항과 선행기술의 구성 대비, 복수 선행기술이 있는 경우 주된 발명의 특정, 특허기술과 선행기술의 차이점 특정, 선행기술 결합의 동기·시사점 제시 방법 등이 표준 매뉴얼에 포함된다고 기재돼 있습니다. 쟁점 확인이 필요한 경우 기술설명회나 심판관 면담을 활용할 수 있다는 내용도 포함돼 있습니다.[1]

한편 IPWatchdog가 소개한 미국 연방순회항소법원 사건에서는 법원이 특허침해 판단의 전제가 된 두 용어의 해석이 잘못됐다고 보아 지방법원의 특허권자 승소 판단을 파기환송 없이 취소하고, 사건을 다시 판단하도록 했다고 보도했습니다. 해당 보도는 또한 특허권자가 의존한 과거 판매가 미국 발명법상 공중에 대한 공개에 해당하지 않는다고 판단된 점을 함께 언급합니다.[2] 이 사례는 청구항 용어의 해석과 선행기술성 판단의 전제가 결론에 직접 영향을 줄 수 있다는 점을 보여주지만, 구체적인 판결문과 사건 기록을 별도로 확인해야 합니다.

실무 쟁점

1. 청구항별 판단 단위를 명확히 할 것

취소 이유를 발명의 전체적인 설명으로만 정리하면 어떤 청구항의 어떤 구성이 문제 되는지 불명확해질 수 있습니다. 독립항과 종속항을 구분하고, 각 청구항의 구성요소별로 판단 근거를 연결하는 방식이 적절합니다.

청구항 해석에 다툼이 있는 경우에는 해석 대상 용어, 해석의 전제, 명세서·도면 등 확인 자료, 그 해석을 적용한 결과를 나누어 기록할 필요가 있습니다. 해석이 달라지면 선행기술 대응 여부와 차이점 판단도 달라질 수 있으므로, 해석과 신규성·진보성 관련 판단을 하나의 문단에 혼합하지 않는 것이 좋습니다.

2. 선행기술의 대응 구성을 특정할 것

선행기술을 나열하는 것만으로는 청구항과의 관계가 드러나지 않습니다. 청구항 구성요소별로 어느 선행기술의 어느 부분이 대응하는지 문헌의 문단, 청구항, 도면 또는 구체적 기재를 연결해 정리해야 합니다.

복수의 선행기술을 사용하는 경우에는 각각의 역할을 구분해야 합니다. 예를 들어 하나의 문헌이 기본 구조를 뒷받침하고 다른 문헌이 특정 부가 구성을 뒷받침한다면, 이를 구별해 기재하고 결합이 필요한 이유와 결합을 뒷받침하는 자료를 별도로 제시해야 합니다. 지식재산처가 표준 매뉴얼에서 주된 발명의 특정과 선행기술 결합의 동기·시사점 제시를 별도 항목으로 다룬 것도 이와 같은 정리 필요성과 관련됩니다.[1]

3. 차이점과 입증자료를 분리할 것

청구항과 선행기술의 차이점은 단순히 “개선된 구성”이라고 표현하기보다, 어떤 구성요소 또는 관계가 다른지 구체적으로 표시해야 합니다. 그 다음 해당 차이점이 실제로 선행기술에 존재하는지, 결합 또는 변경이 가능한지, 기술적 효과가 주장되는지에 관한 자료를 구분해 제시해야 합니다.

입증자료는 주장의 근거와 함께 관리해야 합니다. 문헌자료라면 서지사항과 해당 부분을, 실험자료라면 대상·조건·비교기준을, 도면자료라면 도면번호와 해석상 의미를 기록하는 방식입니다. 자료가 어떤 판단을 뒷받침하는지 표시하지 않으면 기록상 핵심 쟁점과 증거의 연결이 약해질 수 있습니다.

4. 해외 사례는 비교자료로만 사용할 것

IPWatchdog가 보도한 미국 사건은 청구항 해석과 공중 공개 여부가 문제 된 사례이지만, 미국 법률과 한국 특허취소신청 절차를 동일하게 적용할 수 있다는 의미는 아닙니다.[2] 해외 판결을 의견서에 활용하려면 해당 판결의 원문, 판단 기준, 사실관계 및 적용 법률을 확인하고, 한국 사건에서의 보조적 참고자료인지 구분해야 합니다.

변리사·특허사무소 체크포인트

• 청구항별로 쟁점, 해석 대상 용어, 판단 결론을 별도 표로 정리했는가
• 각 구성요소와 선행기술의 대응 부분을 문헌의 구체적 위치와 함께 표시했는가
• 복수 선행기술을 사용하는 경우 주된 선행기술과 보조 선행기술의 역할을 구분했는가
• 선행기술을 결합하거나 변경하는 동기·시사점과 그 근거를 별도로 작성했는가
• 청구항과 선행기술의 차이점을 구성요소 또는 구성 간 관계로 특정했는가
• 청구항 해석의 근거와 선행기술 대비 결과를 하나의 결론으로 섞지 않았는가
• 문헌, 도면, 실험자료 등 입증자료가 어떤 주장과 판단을 뒷받침하는지 표시했는가
• 특허권자 측이라면 취소의견통지서의 청구항별 이유와 기존 의견서·정정안의 대응 관계를 점검했는가
• 취소신청인 측이라면 신청서 단계에서 취소이유와 근거가 청구항별로 충분히 특정됐는가
• 해외 사례를 인용할 때 판결문 원문과 적용 법률을 확인했는가

위 체크포인트는 기록의 명확성과 대응 가능성을 높이기 위한 일반적 실무 기준입니다. 실제 특허취소신청, 특허심판 또는 권리행사 사건에서는 해당 청구항의 문언, 명세서와 도면, 제출 시점, 선행기술의 공개 여부 및 사건 기록을 개별적으로 확인해야 합니다.

출처

[1] 지식재산처, 「특허취소 판단 이유, 더 명확하게 알려준다!」, 2026-09-14.

[2] IPWatchdog, "Federal Circuit Vacates Win for Patent Owner Due to Bad Claim Construction", 2026-09-15.

이 글은 공개된 출처를 바탕으로 AI가 자동 작성했으며, 법률 자문을 대신하지 않습니다.