미국 특허 자명성 판단에서 analogous art 비교자료 작성 포인트

핵심 요약

• Nielsen 사건에서 미국 연방순회항소법원은 PTAB의 자명성 판단을 유지했고, PTAB가 과학 публикаtion을 analogous prior art로 취급한 점과 해당 문헌의 해상도 저감·안면인식 단계 개시 여부에 관한 주장을 받아들이지 않은 것으로 소개됐습니다. [1]
• 따라서 analogous art 관련 자료는 단순한 기술 키워드 일치보다, 대상 특허와 선행문헌의 기술분야 및 해결하려는 과제를 각각 특정하고 공통점을 문헌과 기록으로 연결하는 방식으로 작성할 필요가 있습니다.
• 다만 제공된 자료는 판결문 전문이나 PTAB 기록 전체가 아니므로, 미국 법상 analogous art 판단기준의 정확한 적용과 사건별 결론은 반드시 원문 확인이 필요합니다.

배경과 출처가 말하는 사실

IPWatchdog는 2026년 8월 14일 미국 연방순회항소법원이 The Nielsen Company (US), LLC v. TVision Insights, Inc. 사건에서 PTAB의 최종 서면결정을 유지했다고 보도했습니다. 보도에 따르면 PTAB는 Nielsen의 시청자 측정 특허 청구항을 자명하다고 판단했고, 법원은 과학 публикаtion을 analogous prior art로 사용한 것이 부적절했다는 주장과 해당 문헌이 청구된 해상도 저감 및 안면인식 단계를 개시하지 않았다는 주장을 받아들이지 않았습니다. [1]

별도의 Robert Bosch LLC, Mercedes-Benz USA, LLC v. Westport Fuel Systems Canada Inc. 사건에서는 연방순회항소법원이 두 건의 연료분사기 특허에 관한 PTAB 결정을 유지한 것으로 보도됐습니다. 이 사건에서는 청구항의 특정 hydraulic link 제한과 관련해 선행문헌이 작동 중 휘어질 수 있는 flexible membrane을 개시한다는 점을 입증하지 못했다고 PTAB가 판단했고, 법원은 그 판단에 대한 실질적 증거 부족 주장을 받아들이지 않았습니다. [2] 이는 analogous art 자체보다 특정 구성요소의 개시와 증거의 충분성이 쟁점이 된 사례로 구별해 볼 필요가 있습니다.

지식재산처의 2026년 상반기 우수 심사·심판관 품질경연 시상식 자료는 심사·심판 품질관리, 고객 의견 수렴 및 품질분석 체계 고도화에 관한 국내 기관의 발표입니다. 해당 자료는 미국 사건의 analogous art 판단이나 Nielsen 사건의 법적 기준을 설명하는 자료는 아니므로, 미국 특허 자명성 판단의 근거로 직접 사용해서는 안 됩니다. [3]

실무 쟁점

1. 기술분야 비교를 별도의 항목으로 고정

비교표에는 대상 특허의 기술분야와 선행문헌의 기술분야를 각각 기재하고, 분야를 뒷받침하는 명세서·문헌의 문단, 도면, 인용 부분을 표시하는 것이 바람직합니다. 제품 명칭이나 넓은 산업 분류만 나열하기보다는 센서, 영상처리, 연료분사 등 실제 작동기술의 공통 영역을 특정해야 합니다.

Nielsen 사건 보도는 법원이 과학 публикаtion의 analogous prior art 사용에 관한 주장을 배척했다고 전하지만, 제공된 요약만으로는 법원이 기술분야를 어떤 문구와 사실관계로 비교했는지 확인할 수 없습니다. 따라서 법원의 세부 논리를 인용하려면 판결문과 PTAB 결정을 직접 대조해야 합니다. [1]

2. 해결과제는 결과가 아니라 기술적 문제로 작성

해결과제 비교란에는 대상 특허가 해결하려는 문제, 선행문헌이 해결하려는 문제, 두 문제 사이의 공통된 기술적 목적과 차이를 구분해 적는 것이 좋습니다. “정확도 향상”처럼 추상적인 표현만으로는 부족할 수 있으므로, 어떤 입력·환경·구성의 문제를 어떤 처리 또는 구조로 해결하는지 문헌의 근거를 함께 제시해야 합니다.

3. analogous art와 구성요소 개시를 분리

선행문헌이 관련 기술분야 또는 해결과제와 연결된다는 점과, 그 문헌이 청구항의 각 구성을 개시한다는 점은 별도 표로 관리해야 합니다. Nielsen 사건 보도에서도 analogous prior art 사용 문제와 해상도 저감·안면인식 단계의 개시 여부가 함께 언급됩니다. [1] 두 쟁점을 하나의 유사성 주장으로 묶으면, 문헌의 관련성 판단과 청구항 구성요소 입증이 서로 혼동될 수 있습니다.

4. 결합 논리와 증거의 출처를 추적

복수 문헌을 결합하는 경우에는 각 문헌이 담당하는 구성, 결합을 검토하게 되는 기술적 동기, 결합 후 얻어지는 결과를 구분해 기록해야 합니다. 특히 결합의 근거가 전문가 증언인지, 문헌 자체의 명시적 설명인지, 통상의 기술상식에 관한 주장인지 출처를 표시해야 합니다. 제공된 자료만으로 특정 사건에서 이러한 결합 논리가 어떻게 판단됐는지는 확인되지 않습니다.

5. 반대 논리를 동일한 형식으로 작성

특허권자 측 또는 무효 주장 상대방의 반론도 동일한 비교표에 포함하는 것이 유용합니다. 예를 들어 기술분야가 다르다는 주장, 해결과제가 다르다는 주장, 문헌이 특정 기능을 실제로 개시하지 않는다는 주장을 각각 분리하고, 이에 대응하는 문헌·판결문·전문가 의견을 연결해야 합니다. Bosch 사건은 특정 flexible membrane 및 hydraulic link 제한의 개시 여부가 증거 문제로 다뤄졌다고 소개되므로, 유사성 주장과 구성요소 개시 주장을 구분하는 자료 설계의 참고가 될 수 있습니다. [2]

변리사·특허사무소 체크포인트

1. 대상 특허의 명세서와 청구항에서 기술분야, 배경의 문제, 발명의 목적을 직접 인용했는가.
2. 각 선행문헌에 대해 기술분야와 해결과제를 별도 근거로 표시했는가.
3. 유사성 판단 자료와 청구항 구성요소 대응표를 분리했는가.
4. 과학 논문, 특허문헌, 제품자료 등 문헌 유형별 공개일과 원문 위치를 확인했는가.
5. 문헌이 기능을 언급하는 것과 그 기능을 청구항 방식으로 수행하는 구성을 개시하는 것을 구분했는가.
6. 전문가 의견이나 기술상식에 의존하는 부분을 문헌의 명시적 개시와 구별했는가.
7. PTAB 결정, 항소심 판결, 당사자 제출자료 사이에 표현이나 판단 범위의 차이가 없는지 확인했는가.
8. 제공된 기사 요약만으로 법원의 세부 판단기준을 단정하지 않고 판결문 전문과 관련 기록을 검토했는가.

이 글은 공개된 출처를 바탕으로 AI가 자동 작성했으며, 법률 자문을 대신하지 않습니다.

출처

[1] IPWatchdog, “Federal Circuit Upholds PTAB Obviousness Finding Against Nielsen Audience Measurement Patent”

[2] IPWatchdog, “CAFC Affirms PTAB Decisions Upholding Fuel Injector Patent Claims”

[3] 지식재산처, “국민과 함께 만드는 심사품질, 우수 심사·심판관 시상”