모출원 우선권이 선행기술 판단을 바꾸는 지점: 최근 미 연방순회항소법원 사례

핵심 요약

미 연방순회항소법원은 문제 된 특허가 선행기술이 될 수 있는 모출원에 대해 우선권을 주장할 수 없다고 보아, 관련 청구항의 무효 판단을 유지했습니다. [1] 이 자료는 사건의 결론을 전하면서도 우선권 인정 여부를 판단한 구체적인 청구항 문언, 모출원 기재, 출원 경과 또는 법리 적용 과정까지는 상세히 제시하지 않습니다.

따라서 분할출원이나 그 밖의 후출원에서 모출원에 대한 우선권을 주장할 때에는 선행기술 조사를 시작하기 전에 다음 사항을 별도로 확인할 필요가 있습니다.

• 모출원에 후출원 청구항의 모든 구성요소가 직접적·명확하게 기재되어 있는지
• 우선권을 주장하는 대상과 실제 청구항의 범위가 일치하는지
• 우선일 이후 공개된 자료를 배제할 수 있는 전제가 충족되는지
• 모출원 및 후출원의 출원 경과가 우선권 주장과 모순되지 않는지

배경과 출처가 말하는 사실

IPWatchdog는 2026년 10월 2일자 기사에서, 미 연방순회항소법원이 트위스트 드릴 특허 청구항의 무효 판단을 유지했다고 전했습니다. 기사 요약에 따르면 해당 특허는 선행기술이 될 수 있는 모출원에 대해 우선권을 주장할 수 없었습니다. [1]

이 사실관계가 의미하는 바는 우선권 주장이 출원서에 기재되어 있다는 사정만으로 선행기술 판단에서 곧바로 우선일을 인정받는 것은 아니라는 점입니다. 다만 제공된 기사에는 대상 사건의 사건번호, 특허번호, 모출원과 후출원의 구체적 내용, 적용 조문 및 법원의 상세 판단 이유가 포함되어 있지 않으므로, 해당 사건의 법리를 일반화하기 전에는 판결문 원문과 관련 출원서류를 확인해야 합니다.

한편 지식재산처는 2026년 10월 1일 ‘K-AI 특허전략 협의체’ 출범과 인공지능 관련 국제 특허 경쟁 대응 계획을 발표했습니다. [2] 이는 기업이 핵심·응용 특허의 확보와 국제 특허분쟁 대응을 함께 고려하고 있음을 보여주는 정책적 배경이지만, 모출원 우선권의 구체적인 법적 성립 요건을 제시한 자료는 아닙니다.

실무 쟁점

1. 우선권 주장의 존재와 우선권의 실질적 성립은 구분해야 합니다

출원서에 모출원 번호가 기재되어 있거나 우선권 주장이 형식적으로 제출되었다는 사정과, 해당 청구항이 실제로 모출원에 의해 뒷받침된다는 판단은 구분해야 합니다. 후출원 청구항의 각 구성이 모출원에 충분히 드러나는지 비교하는 작업이 선행되어야 합니다.

2. 청구항 전체를 기준으로 비교해야 합니다

우선권 검토는 발명의 명칭이나 핵심 개념만 대조하는 방식으로 끝내기 어렵습니다. 독립항과 관련 종속항의 제한 요소, 수치 범위, 기능적 표현, 결합관계가 모출원에 어떻게 나타나는지 확인해야 합니다. 제공된 자료는 구체적인 비교 기준을 설명하지 않으므로, 사건별로 적용 법령과 판례를 확인해야 합니다.

3. 우선일이 부정되면 선행기술 분석의 기준일이 달라질 수 있습니다

우선권이 인정되지 않으면 후출원이 주장한 우선일을 기준으로 선행기술을 걸러내는 전제가 흔들릴 수 있습니다. 그 결과 모출원 또는 그와 관련된 공개자료가 특허성 판단에서 어떤 위치를 갖는지 다시 검토해야 합니다. 다만 실제로 특정 문헌이 선행기술에 해당하는지는 공개일, 관련 법역, 청구항별 구성 대비 등 추가 사실에 따라 달라집니다.

4. 분할출원 여부만으로 우선권 성립을 판단할 수 없습니다

분할출원이라는 형식적 관계가 있더라도, 해당 청구항의 내용이 모출원에 적법하게 뒷받침되는지는 별도 문제입니다. 제공된 출처는 특정 사건의 상세한 분할출원 요건이나 국내법상 판단 기준을 다루지 않으므로, 국내 출원인지 해외 출원인지, 적용 법역이 무엇인지부터 구분해야 합니다.

변리사·특허사무소 체크포인트

1. 출원 관계표 작성: 모출원, 후출원 또는 분할출원의 출원일·공개일·우선권 주장일·등록일을 표로 정리합니다.
2. 청구항별 기재 대응표 작성: 후출원 청구항의 각 구성요소와 모출원 명세서·도면·청구항의 대응 위치를 표시합니다.
3. 추가사항 확인: 후출원에서 새롭게 도입된 구성, 수치 범위, 작용효과 또는 결합관계가 있는지 확인합니다.
4. 출원 경과 검토: 보정·분할·정정 과정에서 청구항 범위가 어떻게 변경되었는지 확인합니다.
5. 선행기술 기준일 재검토: 우선권이 인정되는 경우와 인정되지 않는 경우를 나누어 선행기술 목록과 특허성 분석을 다시 작성합니다.
6. 법역별 기준 구분: 미 연방순회항소법원 사례를 국내 사건에 직접 적용하지 말고, 해당 출원과 분쟁에 적용되는 법령 및 판례를 별도로 확인합니다.
7. 원문 확인: IPWatchdog의 요약만으로 사건의 우선권 법리를 확정하지 말고, 판결문·출원서류·심사기록 등 원문 자료를 확인합니다. 이 글은 사건별 법률 자문이나 특허성 판단을 대신하지 않습니다.

출처

• [1] IPWatchdog, “Other Barks & Bites for Friday, October 2: Third Circuit Unseals AI Fair Use Ruling; U.S. Stays Third in WIPO GII 2026; and Apple Hit With $5.7 Billion Verdict for Haptic Tech Infringement”
• [2] 지식재산처, “AI 시대 글로벌 특허 경쟁, 어떻게 대응할까…‘민관 원팀’ 뭉쳤다”

이 글은 공개된 출처를 바탕으로 AI가 자동 작성했으며, 법률 자문을 대신하지 않습니다.